试论专利侵权诉讼中滥用专利权抗辩制度

摘 要：本文主要介绍在专利侵权诉讼中，被诉侵权人如何以滥用专利权为理由进行抗辩。从现有法律法规和规范性文件出发，分析滥用专利权抗辩所需要具备的构成要件，并明确举证责任的分担和滥用专利权抗辩需要注意的相关问题。最后结合我国专利侵权案件中的司法审判实践，从立法制度和司法制度两个角度进行分析，提出完善滥用专利权抗辩制度的合理化建议。

关键词：专利侵权诉讼； 滥用专利权抗辩； 恶意

中图分类号：D923.42 文献标识码：A 文章编号：1006-3315（2014）07-134-003

引言

近年来，在知识产权中的专利领域，侵权案件呈现急速上升的状态。作为被诉侵权人，在侵权诉讼中如何进行抗辩，是一个在理论上具有研究意义，实践中具有应用价值的问题。本文从被诉侵权人角度，在侵权诉讼中以滥用专利权为事由进行有效抗辩，归纳需要注意的问题，并对现有制度从立法和司法上提出相应的完善的建议。

一、专利侵权抗辩制度概述

（一）专利侵权抗辩制度的概念

1.专利侵权与专利侵权抗辩概念和界定。专利权是专利权人通过公开专利信息，以换取的在一定时间内享有的专有权利，专利权保护范围的依据是权利要求书。我国《专利法》第60条规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权。”对于此条中所指的专利侵权行为，有的学者做出进一步的解读：“在专利权有效期内，未经专利权人许可，以营利为目的实施其专利的行为。”i当专利权人发现有《专利法》第11条所指明的专利侵权行为时，可以向法院提起专利侵权的诉讼。

在专利侵权诉讼中，被诉侵权人针对原告提出的主张，以抗辩事由主张不构成侵权，或者即使构成侵权，但可减轻或免除其责任。在专利侵权诉讼中，所有合理的抗辩事由所形成的体系即为专利侵权抗辩制度。在专利侵权抗辩制度中，也只有满足一般民事侵权责任抗辩事由所具有的三要件，即对抗性要件、客观性要件和法定性要件。

（二）专利侵权抗辩事由的法律依据

现行《专利法》和《专利法实施细则》并未对专利侵权诉讼中抗辩事由做出明确的规定。不过在司法实践中，有许多抗辩事由多次被法官所采纳。在一些地方发布的《专利侵权判定指南》中也有相关规定，学界对于专利侵权诉讼中可行的抗辩事由也做出过一些分类。北京市高级人民法院2013年9月4日发布了《专利侵权判定指南》（以下简称《指南》），其对专利侵权的判定做出了较为详细的规定，其中对专利侵权的抗辩事由也做出了归纳。《指南》第111条至133条将专利侵权抗辩事由共分为6大类，分别是：（1）专利权效力抗辩；（2）滥用专利权抗辩；（3）不侵权抗辩；（4）不视为侵权的抗辩；（5）现有技术抗辩及现有设计抗辩；（6）合理来源抗辩。此种分类方式还是较为合理的，其分类的依据考虑到司法实务与学界对专利侵权抗辩的一些分类观点。虽然在目前《指南》只是北京市高级人民法院发布的指导意见，不属于法律和法规，也不属于司法解释，但是也属于法律规范，同样具有一定的司法效力。

二、滥用专利权抗辩的含义与作用

（一）滥用专利权的概念和分类

首先需要对滥用专利权抗辩的含义做出明确，即被诉侵权人以专利权人恶意取得专利权且滥用专利权提起侵权诉讼进行的抗辩。笔者认为在研究滥用专利权抗辩的含义时，还需要将其与专利权的滥用相区分。滥用专利权主要是指专利权人不适当的使用或扩张使用其专有权利。

（二）滥用专利权抗辩与专利权滥用的联系与区别

滥用专利权抗辩与专利权的滥用两者之间是既有联系又有区别的。被诉侵权人以滥用专利权进行抗辩，前提是专利权人已经合法有效地取得了专利权，但是取得专利权是属于恶意的主观状态，当专利权人提起侵权诉讼时是属于一种滥用诉权的行为。专利权的滥用有多种行为模式，并不是每一种情况能成为被诉侵权人以滥用专利权进行抗辩的理由，专利权的滥用范围显然更为宽泛。

（三）滥用专利权抗辩的作用

以滥用专利权进行抗辩，其最终的目的就是在侵权诉讼中，专利权人滥用专利权的行为得以认定，被诉侵权人不构成专利侵权，专利权人以恶意获得的专利权有可能被撤销。

笔者认为滥用专利权抗辩制度有两方面的作用，其一，被诉侵权人以此抗辩取得侵权诉讼的胜利；其二，也是防止现实存在的专利权人通过不正当手段取得专利权进行恶意诉讼。从长远的角度看，滥用专利权抗辩制度的建立与运用，对于专利侵权诉讼的审判，维护公平的市场竞争环境都有很大的意义。

三、滥用专利权抗辩中应当注意的问题

由于现行《专利法》《专利法实施细则》以及与之相关的《反不正当竞争法》中对于滥用专利权抗辩并没有明确的规定。笔者依据的是北京市高级人民法院2013年9月4日发布的《专利侵权判定指南》中对于滥用专利权抗辩的规定。《指南》第113条和第114条，分别对4个方面做出了说明：（1）滥用专利权抗辩的构成要件；（2）举证责任的归属；（3）专利权人恶意取得专利权认定的条件；（4）专利侵权案件中滥用专利权认定的其他注意点。

（一）滥用专利权抗辩的构成要件

滥用专利权抗辩是指：“被诉侵权人以专利权人恶意取得专利权且滥用专利权提起侵权诉讼进行抗辩。”因此，被诉侵权人以滥用专利权进行抗辩需要满足五个构成条件：（1）专利权人已经取得专利权；（2）专利权人的专利从客观上来看是属于不应当获得专利保护的发明创造；（3）专利权人取得专利权的方式是故意规避法律或采取了不正当手段；（4）专利权人取得的专利权是恶意的主观状态，其目的在于获得不正当利益或制止他人的正当实施行为；（5）专利权人提起侵权诉讼。

第一，专利权人已经取得专利权是客观的事实，这里的取得专利权是指专利权人申请，经过国务院专利行政部门审查，授予专利权的发明创造，该专利处于专利的保护期内。iii因此，专利权人取得专利权是前提条件，且专利应处于有效的状态。如果在侵权诉讼的过程中，专利权被宣告无效，专利权人的侵权诉讼就丧失了权利基础，作为被诉侵权人来说，以滥用专利权进行抗辩也就不能成立。因此在《指南》中也指出，在专利权被宣告无效后，专利权滥用不得轻易认定。

第二，专利权人的专利从客观上应属于不应当获得专利保护的发明创造。这里不应当获得专利保护的发明创造，应该是指三方面。其一，是指《专利法》第5条中规定的违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权；其二，是指《专利法》第25条规定的不授予专利权的五种情形；其三，是《指南》第114条明确的两种特殊情形：（1）申请日前已有的国家标准、行业标准等技术标准申请专利并取得专利权的，（2）明知为某一地区广为制造或使用的产品申请专利并取得专利权。《指南》中只对第三方面做出了明确规定，如果满足这两个方面里的任意一种情形，也当然的归属不应当获得专利保护的发明创造的范围。

第三，专利权人取得专利权的方式是故意规避法律或采取了不正当手段。由于专利权人申请的专利本身属于不应当授予专利的情形，从理论上说是无法取得专利权的，但由于专利权人故意规避了法律或采取不正当手段，从而取得了专利权。

第四，专利人申请专利是处于恶意的状态。专利权人恶意取得专利权如何认定是滥用专利权抗辩的重要部分。《牛津法律大辞典》中将“恶意”定义为：“用于行为人不诚实心理状态的一种术语，即其明知缺乏权利，或者相反，不相信他的行为具有合法正当的理由。”iv因此，专利人滥用专利权的恶意要求行为人进行民事行为时，其行为缺乏法律根据的主观心理状态。这里将恶意作为构成要件，主要是为了强调专利权人滥用专利权提起侵权诉讼的目的是为了阻碍被诉侵权人正常的行使权利，通过此种方式使被诉侵权人陷入侵权的不利地位，影响被诉侵权人的创造发明或其专利产品的市场占有。从《指南》第114条具体指出的两种恶意情形来看，强调专利权人申请专利时的“明知”所申请专利不属于授权范围是知晓的。在此基础之上，专利权滥用抗辩对于恶意还有进一步的要求，即专利权人申请专利的目的在于获得不正当利益或制止他人的正当实施行为。

以《指南》第114条中规定的第一种情形进行分析。对申请日前已有的国家标准、行业标准等技术标准申请专利，我们知道国家标准、行业标准等技术标准往往不具有可专利性，一旦专利权人取得专利权，其可以利用标准的限制对同行业的竞争对手进行打压，损害合法使用技术标准的主体利益，从而破坏公平竞争秩序。专利权人可以通过在专利实施中增加专利许可合同限制性条款等方式v，妨碍技术标准化的正常运行，其不仅限制了竞争，而且损害了消费者利益vi。在侵权诉讼中，专利权人利用标准专利阻碍被诉侵权人不能合理使用技术标准，并造成市场竞争的损失。

第五，专利权人需要向法院提起侵权诉讼。专利权人必须提起有效的专利侵权诉讼，被法院立案审理，被诉侵权人才能在诉讼中以专利权人滥用专利权为由进行抗辩。如果没有专利权人主动提起诉讼，则法院不能主动去认定专利权人的滥用专利权。如果任何单位或者个人认为专利权的授予不符合《专利法》规定的授权条件，可以采用提请专利复审委员会宣告该专利权无效的方式。因此，滥用专利权抗辩的另一个前提，是专利权人滥用诉权提起侵权诉讼。

（二）滥用专利权进行抗辩的两个注意点

被诉侵权人以滥用专利权进行抗辩还需要注意两点问题。第一，举证责任的承担，根据《指南》第113条的规定，被诉侵权人提供相应的证据。这是基本符合民事诉讼中谁主张谁举证的原则。因此，被诉侵权人需要对专利权人至少三个方面做出举证说明：（1）专利权人的专利不具有可专利性，是属于不应当获得专利保护的发明创造；（2）专利权人取得专利权采取故意规避法律或其它不正当手段；（3）专利权人取得专利权是处于恶意的主观状态，是以获得不正当利益或制止他人的正当实施行为为目的。从现行司法实务来看，由被诉侵权人去举证，尤其是对于专利权人规避法律或不正当手段的行为，以及专利权人主观恶意的证明，都是存在一定的难度的。

第二，不宜轻易认定为滥用专利权的情形。根据《指南》第113条第二款的规定：“在侵犯专利权诉讼中，专利权被宣告无效的，不宜轻易认定为滥用专利权。”对于该条我认为应该对三个方面予以明确：（1）“诉讼中”的定义，诉讼起算应该从起诉开始计算更为合理，而案件是否受理只是作为起诉这种单方法律行为引起的法律后果之一vii；另一个方面诉讼的终结，在该语境下应该仅指侵权案件做出判决之时为止；（2）专利权被宣告无效，是指任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合《专利法》有关规定的，请求专利复审委员会进行审查，如果专利权人对专利复审委员会做出的专利无效决定有异议，可提起行政诉讼，但并不影响侵权之诉的进行。由此可知，这里被宣告无效的专利权是指已经发生效力的无效决定，且专利权人并未在侵权诉讼进行中提起相应的专利无效行政诉讼；（3）如果在诉讼中专利权人的专利被宣告无效，其就丧失了滥用专利权的前提条件，故而被诉侵权人以滥用专利权进行抗辩不宜轻易认定，这里《指南》并没有对可以认定的特殊情况做出具体说明。

四、完善我国滥用专利权抗辩制度的建议

笔者通过分析基本阐述了我国现有制度下，被诉侵权人如何在专利侵权案件中以滥用专利权为由进行抗辩，不过我们也发现滥用专利权抗辩制度还存在着一些问题亟待解决和完善。

（一）立法制度上的完善

滥用专利权抗辩制度最大的问题还是在于立法上的不完善，现行的法律法规对滥用专利权抗辩并没有明确规定。《指南》是在《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》基础上做出了修改和明确，相较之前的概念更为明晰，对滥用专利权抗辩也更为明确。但无论是《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，还是《指南》，都是地方司法机关发布的法律文件，其虽然具有较强的司法指导意义，但是并不具有较高的法律效力，其法律约束力明显不足。

在2008年《专利法》第三次修改过程中，就曾经有学者提出应该增加专利侵权抗辩事由的条款，并在相应的《专利法实施细则》予以具体的明确。不过由于当时我国专利案件司法实务经验积累有限，学界和实务界对此部分是否应该纳入《专利法》以及如何修改想法并不成熟，因此最终并未能写入专利法中。从2012年启动的《专利法》第四次修改草案来看，此次修改重点在专利保护与专利侵权部分，因此完善整体的专利侵权抗辩制度又被众多专家学者重新提出，如果此次修法能对该问题做出明确规定，无疑对专利侵权抗辩有着很大的现实指导意义。